La quinta Commissione di Ricorso dell’EUIPO con la decisione R-2465/2023-5 del 9 aprile 2024 ha svolto riflessioni significative riguardanti la protezione dei marchi figurativi nel settore della gioielleria.

IL CASO

Una società austriaca, in data 29 dicembre 2022, ha depositato la domanda di marchio figurativo n. 1704449 per le classi: 3, 9, 14, 18, 25 e 35.

In prima istanza l’EUIPO, con decisione dell’8 novembre 2023, ha accolto parzialmente la domanda di registrazione del marchio, negandola per i prodotti della classe n.14 (prodotti di gioielleria e bigiotteria).

Secondo l’Ufficio il marchio figurativo, non discostandosi in modo significativo dalle forme consuete e standard del settore della gioielleria e della bigiotteria, sarebbe privo di capacità distintiva ex art. 7, 42(2) del RMUE. La decisione è stata impugnata dalla società.

LA DECISIONE DEL BOARD OF APPEAL

Dopo aver esaminato le argomentazioni del richiedente, alla medesima conclusione è giunto il Board of Appel. Ritenendo il ricorso infondato, ha confermato la decisone impugnata, sollevando riflessioni molto significative.

LA CAPACITÀ DISTINTIVA

Richiamando la giurisprudenza consolidata, la Commissione ha ribadito che i marchi privi di capacità distintiva ex art. 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono quei marchi che, difettando della loro caratteristica fondamentale, non permettono ai consumatori di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa rispetto a quelli di un’altra, e soprattutto non permettono così al consumatore – che ha acquistato i prodotti o i servizi contrassegnanti dal marchio – di ripetere l’acquisto se ne è rimasto soddisfatto, o di non ripetere l’esperienza se si rileva negativa, in occasione di un successivo acquisto. Anche una scarsa capacità distintiva è sufficiente per ottenere un diniego di registrazione del marchio: ne è proprio la dimostrazione il caso di cui si discute.

Il marchio oggetto del ricorso è un marchio figurativo composto da una figura geometrica rappresentante una croce a forma di quattro frecce con un cerchio al centro e la lettera “X” che ricorda una stella stilizzata.

Un segno, questo, considerato dall’EUIPO “eccessivamente semplice” per poter essere utilizzato per contraddistinguere dei prodotti di piccola gioielleria o bigiotteria, ché spesso e volentieri presentano nella maggior parte dei casi esattamente proprio quelle forme.

Proprio in casi come questi, ribadisce il collegio, solo un marchio che si discosti in modo significativo dalla norma o dagli usi del settore e che svolga quindi la sua funzione distintiva potrà superare il vaglio richiesto dall’art. 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

IL PUBBLICO DI RIFERIMENTO

Per di più, la Commissione affronta un argomento molto interessante: il livello di attenzione del pubblico di riferimento non può costituire, di per sé solo, elemento valutativo (né, tanto meno, decisivo) del giudizio sul carattere più o meno distintivo di un determinato segno. È infatti vero che occorre tener conto del consumatore medio di beni e servizi in questione per valutare la capacità distintiva del segno, ma non è possibile sostenere che, comportando il settore di riferimento una sofisticazione del bene o del servizio, un prezzo non immediatamente accessibile, delle conoscenze e competenze specifiche richieste per il corretto apprezzamento di tali prodotti – e, dunque, il pubblico sarà mediamente o altamente attento – ciò basti a giustificare, di per sé solo, un giudizio favorevole da accordare anche a segni dal carattere distintivo intrinsecamente debole. Sarà vero, semmai, il contrario: proprio un alto livello di attenzione del pubblico specializzato, giustifica il ricorso a segni contenenti termini, parole o elementi figurativi specifici, immediatamente còlti da un pubblico specializzato. In questo senso si richiede, semmai, per determinati settori merceologici, un alto carattere distintivo, più specifico di quello che non è richiesto per beni o servizi economici e di largo consumo.

LA NECESSITA’ DI UNA DIVERSIFICAZIONE DEL SEGNO NEL SETTORE DELLA GIOIELLERIA

La ratio di tale decisone affonda le radici proprio nella peculiarità del settore merceologico di riferimento. Il mercato della gioielleria è tradizionalmente caratterizzato da una varietà di forme e disegni, e per poter mantenere tale varietà e garantire la libertà di progettazione, è opportuno garantire che il mercato di riferimento rimanga libero da ogni privativa che possa limitare la possibilità degli operatori del mercato di sfruttare appieno le forme disponibili in qualsiasi nuova combinazione.

Secondo l’EUIPO il richiedente non ha presentato alcuna argomentazione tale da poter dimostrare che il consumatore medio del settore possa percepire tale segno come un marchio e non come un semplice elemento figurativo.

Proprio perché il marchio figurativo senza alcuna difficile immaginazione potrebbe benissimo rappresentare per il consumatore medio una delle tante varianti dei prodotti appartenenti alla classe 14, e dunque non rappresentare un segno distintivo, l’EUIPO ha rifiutato la registrazione del marchio in questione.

A fronte di tale decisone, si può sostenere che, ai fini di una registrazione di un marchio figurativo nel settore della gioielleria, è opportuno diversificare il segno figurativo – soprattutto se particolarmente semplice – inserendo ulteriori elementi grafici, denominativi e/o cromatici atti a conferire distintività al segno.