Con decisione del 19 gennaio 2022 il Tribunale dell’Unione europea ha sancito la nullità per carenza del carattere distintivo del marchio tridimensionale dell’unione europea“

” n. 010168441 (in seguito, il “Marchio Contestato”) di titolarità di Tecnica Group S.p.A. (in seguito, “Tecnica”) depositato il 2.08.2011 e registrato il 22.3.2012, il quale rappresenta le celebri calzature denominate “MOON BOOT”.

1. I fatti

La suddetta decisione ha origine da una controversia instaurata, nel 2014, dinanzi al Tribunale di Venezia da parte di Zeitneu GmbH (in seguito “Zeitneu”), al fine di ottenere l’accertamento dell’insussistenza di una contraffazione delle calzature da quest’ultima commercializzate.

Con sentenza del 22 novembre 2016 il Tribunale di Venezia respinse il ricorso e concluse per l’esistenza di un rischio di confusione tra il marchio contestato e le collezioni di calzature prodotte dalla Zeitneu GmbH.

La sentenza del Tribunale di Venezia venne in seguito confermata dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza pronunciata il 7 marzo 2019.

Zeitneu, tuttavia, il 17 maggio 2017 ha presentato all’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del marchio contestato per tutti i prodotti rivendicati nella registrazione marchio di titolarità di Tecnica, ovvero prodotti rivendicati nelle classi 18, 20 e 25, sulla base dell’odierno articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’odierno divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c), d) ed e), del regolamento 2017/1001. Tale domanda sul presupposto che il Marchio Contestato- il quale è costituito da una suola di forma ellittica, da una tomaia a forma di L, da una allacciatura che è “ancorata su anelli passanti che va a risalire dalla tomaia, con incrocio posteriore, sino alla sommità del gambale,” e una “fascia centrale di larghezza maggiore e da due fasce esterne di larghezza minore tra loro opposte e simmetriche rispetto alla predetta fascia centrale” per contraddistinguere prodotti in pelle, abbigliamento e calzature, tra le altre cose – non è distintiva e quindi risulta contraria ai requisiti previsti per la registrazione di un marchio comunitario.

In aggiunta, posto che la forma complessiva ed il design del Moon Boot di Tecnica non è poi così diverso dagli altri scarponi doposci sul mercato, Zeitneu ha affermato che i consumatori non vedono più tale design come un indicatore di origine, ma al contrario, lo vedono come un generico stile di scarpone.

Con decisione del 28 marzo 2019, la divisione di annullamento ha parzialmente accolto la domanda di dichiarazione di nullità dichiarando la nullità del marchio contestato limitatamente ai seguenti prodotti rivendicati nella classe 25 “Calzature; Le suole di calzature; Suole interne; Talonette per calzature; Uppers di calzature” (in seguito, la “Decisione della Divisione di Annullamento“), sostenendo che la forma a “L” rispecchia quella di un più ampio gruppo di stivali, e per tale ragione, non può essere registrato per carenza di carattere distintivo.

Il 15 maggio 2019, Tecnica ha proposto ricorso avverso la Decisione della Divisione di Annullamento, sostenendo che le prove presentate da Zeitneu non hanno dimostrato che i consumatori “fossero abituati alla forma di cui trattasi […] ed in particolare che la diffusione di modelli che presentano tutte le caratteristiche del Marchio Contestato fosse significativa”. Nonostante ciò, Tecnica ha visto respingere il ricorso dalla commissione dell’EUIPO con decisione del 18 maggio 2020.

La commissione di Ricorso dell’EUIPO a sostegno della propria decisione ha stabilito che è “evidente da una giurisprudenza consolidata che per carattere distintivo di un marchio […] si intende che il marchio in questione permette di identificare i prodotti per i quali è richiesta la registrazione come provenienti da una particolare entità, e quindi, di distinguere tali prodotti da quelli di altri“. Oltre a ciò, ha affermato che “il carattere distintivo di un marchio sia valutato, in primo luogo, in riferimento ai prodotti o servizi per i quali è stata richiesta la registrazione e, in secondo luogo, in riferimento alla percezione del marchio da parte del pubblico di riferimento“.

Infine, ha precisato che i criteri per valutare il carattere distintivo dei marchi tridimensionali che consistono nell’aspetto del prodotto stesso non sono diversi da quelli applicabili ad altre categorie di marchi e che “solo un marchio tridimensionale, costituito dall’aspetto del prodotto stesso, che si discosta significativamente dalla norma o dalle consuetudini del settore, e quindi, adempie alla sua funzione essenziale di indicare l’origine non è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b)“.

2. Il Tribunale dell’Unione europea

A seguito di tale decisione, Tecnica ha deciso di proporre ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. Tuttavia, anche tale autorità ha infranto le speranze di Tecnica di vedere soddisfatte le proprie ragioni poiché anche il Tribunale dell’Unione europea ha respinto integralmente il ricorso di Tecnica.

La decisione del Tribunale dell’Unione europea è fondata su alcune considerazioni. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che “la forma del marchio contestato corrisponde alla forma corrente degli stivali dopo lo sci, che sono generalmente costituiti da un albero elevato, spesso in un materiale sintetico chiaro, con suole e lacci” e perciò la forma risulta priva del carattere distintivo richiesto per la registrazione del segno come marchio.

La decisione degli organi dell’EUIPO, prima, e del Tribunale dell’Unione europea, poi, conducono ad una profonda riflessione circa il carattere distintivo di cui deve essere dotato un marchio ai fini della sua registrazione, nonché al grado di allontanamento dalle consuetudini di settore che l’aspetto del prodotto deve avere al fine di ottenere la tutela prestata dalla registrazione quale marchio.

Tecnica ad oggi vede quindi respinte le proprie pretese in tema di validità del marchio tridimensionale oggetto di discussione.

Tuttavia, non saranno di certo finiti qui i casi correlati alle celebri calzature posto che contrariamente a quanto accaduto in tema di validità del Marchio Contestato, Tecnica è risultata di recente vittoriosa in diversi procedimenti ordinari che hanno accertato la tutelabilità dei “Moon Boots” secondo la Legge sul Diritto d’Autore. In particolare, si pensi alla recente sentenza n. 493 del 25 gennaio 2021 del Tribunale di Milano, la quale ha riconosciuto la natura di opera del disegno industriale ex art. 2 n. 10 della Legge sul Diritto d’Autore alle celebri calzature di Tecnica.

Una cosa è certa: sentiremo di certo ancora parlare di questi celebri doposci.

Studio legale DGRS –  Dott. Jacopo Rubinie