Una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea ha fissato i principi interpretativi del regolamento (CE) n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari (“Regolamento”), in forza dei quali è possibile riconoscere protezione anche all’aspetto di una sola parte di un prodotto quale disegno o modello comunitario non registrato.

In particolare, la Corte ha statuito che non vi è a carico dei creatori un obbligo di divulgazione distinto di ciascuna parte dei loro prodotti per i quali intendono beneficiare dei diritti conferiti dal Regolamento e, pertanto, tale divulgazione potrà ritenersi valida nel caso in cui l’aspetto di questa parte determinata sia chiaramente identificabile, tramite linee, contorni, colori, forme o una particolare struttura superficiale, all’atto della divulgazione.

I fatti oggetto della controversia

La pronuncia in esame deriva da una controversia sorta tra Ferrari S.p.A. (“Ferrari”) e Mansory Design & Holding GmbH (“Mansory”) nonché WH, amministratore di quest’ultima società, a causa di un’azione per contraffazione presentata dalla società italiana per una presunta violazione di diritti conferiti da un disegno e modello non registrato.

In particolare, Ferrari in data 2 dicembre 2014 ha presentato, a mezzo comunicato stampa raffigurante due immagini del veicolo, un modello di automobile di alta gamma denominato “FXX K” in tiratura molto limitata tanto da essere destinato ad un uso esclusivamente su circuito (“FXX K”).

L’autovettura veniva prodotta in due versioni distinte solamente dal colore della “V” presente sul cofano anteriore: una versione contraddistinta dalla combinazione di colori nero/rosso, l’altra a tinta unita ovvero del colore dell’intera auto.

Mansory è una società tedesca specializzata nella personalizzazione di autoveicoli di alta gamma, la quale è nota ai più per la produzione e commercializzazione dei cd. “tuning kits”, ovvero set di accessori utili a personalizzare e modificare l’aspetto delle vetture.

Questa ha, tra le altre, realizzato e commercializzato due tuning kits frontali adatti alla Ferrari 488 GTB, altro esemplare prodotto a partire dal 2015 dalla casa automobilistica di Maranello e destinato all’utilizzo su strada, al fine di rendere il suo aspetto simile a quello della FXX K. Tali accessori venivano realizzati da Mansory in due versioni: la prima costituita dalla “V” sul cofano anteriore di colore nero ad eccezione della punta inferiore, la seconda, invece, interamente di colore nero.

Durante il Salone internazionale dell’automobile di Ginevra del 2016, Mansory presentava un veicolo dotato del predetto kit e contraddistinto dal nome “Mansory Siracusa 4XX”.

Ferrari, ritenendo che la commercializzazione dei predetti tuning kits frontali costituisse una violazione dei diritti conferiti da uno o più disegni o modelli non registrati di cui è titolare, avviava un procedimento volto ad accertare la violazione dei propri diritti di proprietà industriale, sostenendo in particolare che:

1. la commercializzazione dei tuning kits frontali tipici della “Mansory Siracusa 4XX” costituisse violazione di un primo disegno o modello comunitario non registrato, avente ad oggetto la parte della FXX K composta dall’elemento a forma di «V» sul cofano anteriore, dall’elemento a forma di alettone sporgente dalla parte centrale di questo primo elemento e disposto in senso longitudinale, ossia lo «strake», dallo spoiler anteriore a doppia linea integrato nel paraurti, e dal raccordo verticale centrale che collega lo spoiler anteriore e il cofano. Tale parte sarebbe percepita come un tutto unico, che definirebbe i «lineamenti» specifici di tale veicolo e farebbe anche pensare ad un aereo o ad un’autovettura di Formula 1. Ad avviso di Ferrari, tale design non registrato sarebbe stato divulgato non prima del 2 dicembre 2014, giorno del comunicato stampa;
2. Ferrari è titolare di un secondo design comunitario non registrato attinente allo spoiler anteriore a doppia linea, venuto ad esistenza al momento della pubblicazione del comunicato stampa del 2 dicembre 2014 o, al più tardi, al momento della pubblicazione, il 3 aprile 2015, di un film dal titolo «Ferrari FXX K – The Making Of», e che sarebbe stato anch’esso contraffatto dalla Mansory Design mediante la commercializzazione dei tuning kits frontali;
3. in subordine, Ferrari ha fondato la propria azione su un terzo disegno o modello comunitario non registrato riferito alla conformazione complessiva della Ferrari FXX K, così come raffigurata in un’altra fotografia del veicolo, in prospettiva obliqua, che figurava anch’essa nel comunicato stampa del 2 dicembre 2014;
4. Ferrari è titolare, per quanto concerne le parti offerte in vendita nel territorio federale tedesco, di alcuni diritti relativi alla protezione contro le imitazioni in virtù delle norme in materia di concorrenza sleale.

Le richieste di Ferrari miravano quindi ad ottenere la cessazione a livello comunitario della produzione, offerta in vendita, commercializzazione, importazione, esportazione, utilizzazione o possesso degli accessori oggetto della controversia, in aggiunta alla esibizione di documenti contabili, il richiamo e la distruzione dei prodotti contestati e la richiesta di risarcimento dei danni.

Tuttavia, il Landgericht Düsseldorf – tribunale tedesco del Land di Düsseldorf – rigettava integralmente le domande di Ferrari, la quale proponeva quindi appello dinanzi all’Oberlandesgericht Düsseldorf – Tribunale Superiore del Land di Düsseldorf, rilevando che le sue domande di inibitoria nonché le sue domande intese al richiamo e alla distruzione dei prodotti in questione, essendo fondate sui diritti conferiti dai disegni o modelli comunitari invocati, erano divenute prive di oggetto, a motivo della scadenza, intervenuta il 3 dicembre 2017, dei diritti in questione ma insistendo per il risarcimento del danno patito.

Il Giudice d’appello respingeva nuovamente le richieste di Ferrari per infondatezza delle domande relative ai titoli azionati ritenendo che i) il primo ed il secondo design comunitario rivendicati non fossero mai venuti ad esistenza in quanto Ferrari non aveva dimostrato il soddisfacimento del requisito minimo di autonomia e compiutezza della forma mentre ii) il terzo design rivendicato, per quanto esistente, non era stato oggetto di contraffazione.

Ferrari ha, quindi, insistito proponendo ricorso per Revision dinanzi al Bundesgerichtshof – Corte Federale di Giustizia, la quale ha dichiarato ammissibile il ricorso ritenendo tuttavia necessaria l’interpretazione del Regolamento con particolare riferimento alle condizioni in forza delle quali anche solo una parte di prodotto (ovvero il cofano tipico della FXX K) possa beneficiare della tutela tipica del design comunitario non registrato.

La Corte Federale di Giustizia chiedeva, da una parte, se la divulgazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del Regolamento, dell’immagine di un prodotto nel suo insieme valga come divulgazione dei disegni o modelli delle parti di tale prodotto. In caso di risposta affermativa, chiedeva altresì se l’aspetto di parte del prodotto, per poter costituire design separato da tale prodotto, debba presentare una certa autonomia e compiutezza in sé tanto da fornire un’impressione generale autonoma rispetto alla forma complessiva del prodotto stesso.

Il Bundesgerichtshof ha, quindi, deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione europea le due questioni pregiudiziali: «1) Se la divulgazione della raffigurazione di un prodotto nella sua interezza, conformemente all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, prima frase, del regolamento n.o6/2002, possa dar luogo a disegni o modelli comunitari non registrati relativi a singole parti del prodotto.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: Quale sia il criterio giuridico da applicare nell’esame del carattere individuale previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n.o6/2002, ai fini della valutazione dell’impressione generale suscitata da una componente – come, ad esempio, una parte della carrozzeria di un veicolo – incorporata in un prodotto complesso. In particolare, se sia decisivo stabilire se, nella percezione dell’utilizzatore informato, l’aspetto della componente non scompaia del tutto nell’aspetto del prodotto complesso, ma presenti una certa autonomia e compiutezza della forma, la quale consenta di individuare un’impressione estetica generale indipendente dalla forma complessiva.».

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 28 ottobre 2021, causa C-123/20, ha ribadito che la novità ed il carattere individuale richiesti per il sorgere della tutela prestata per il design registrato e/o non registrato sono gli stessi sia per i prodotti che per parte di essi.

Qualora i predetti requisiti sostanziali risultino rispettati, si dovrà quindi indagare in merito all’ulteriore requisito formale ovvero l’intervenuta divulgazione del design secondo le modalità previste dall’articolo 11, par. 2 del Regolamento, il quale prevede che un disegno o modello si considera divulgato al pubblico in seno all’Unione «se è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nel[l’Unione]» . In tal senso, la Corte ha ritenuto che la divulgazione al pubblico del disegno o modello di un prodotto preso nel suo insieme comporti la divulgazione del disegno o modello di una parte di tale prodotto è indispensabile che l’aspetto della parte sia chiaramente identificabile nell’ambito della divulgazione, in quanto in caso contrario gli ambienti specializzati non possono, in relazione alla parte di prodotto in questione, ragionevolmente acquisire la conoscenza richiesta dall’articolo 11, par. 2 del Regolamento. La Corte ha precisato però che non vi sia un obbligo -ingiustamente ed eccessivamente oneroso – per i creatori del disegno o modello di pubblicare distintamente ogni parte dei loro prodotti per i quali esigono ottenere la tutela prestata dal Regolamento.

La Corte ha, poi, precisato che il carattere individuale di un disegno o modello regola i rapporti tra disegni o modelli di un creatore e disegni e modelli di un altro autore, negando qualsivoglia tutela al modello o disegno che suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale non significativamente differente da quella suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello già divulgato al pubblico. Alla luce di ciò, la Corte ha dichiarato che «affinchè si possa esaminare se tale aspetto [ovvero l’aspetto dei cofani frontali Ferrari] soddisfi la condizione del carattere individuale di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del citato regolamento, è necessario che la parte o componente in questione costituisca una porzione visibile del prodotto o del prodotto complesso, ben delimitata in virtù di linee, contorni, colori, forme o di una particolare struttura superficiale», prevedendo quindi che l’aspetto della parte di prodotto debba avere carattere individuale e non debba apparire come un prodotto unico.

Conclusioni

Quanto sopra considerato, la Corte ha dichiarato che «L’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, deve essere interpretato nel senso che la divulgazione al pubblico di immagini di un prodotto, come la pubblicazione di fotografie di un’autovettura, comporta la divulgazione al pubblico di un disegno o modello applicato su una parte di tale prodotto, ai sensi dell’articolo 3, lettera a), di detto regolamento, oppure su una componente di questo prodotto, in quanto prodotto complesso, ai sensi dell’articolo 3, lettera c), e dell’articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento, purché l’aspetto di tale parte o componente sia chiaramente identificabile all’atto di detta divulgazione.
Affinché si possa esaminare se tale aspetto soddisfi la condizione del carattere individuale di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del citato regolamento, è necessario che la parte o componente in questione costituisca una porzione visibile del prodotto o del prodotto complesso, ben delimitata in virtù di linee, contorni, colori, forme o di una particolare struttura superficiale.»

Principio che conferma in primis la ratio delle norme in tema di divulgazione, la quale sussiste quando un disegno può essere ragionevolmente conosciuto negli ambienti specializzati del settore interessato nel corso della normale attività commerciale. In secondo luogo, conferma la necessità anche per i componenti di prodotti complessi – che possono accedere alla tutela come disegno o modello quando visibili durante la normale utilizzazione del prodotto in cui sono incorporati – devono presentare i requisiti della novità e del carattere individuale.

Ora, quindi, dovrà essere il giudice del procedimento principale a verificare se le caratteristiche dei disegni o modelli rivendicati da Ferrari per le parti che compongono la FXX K soddisfino le condizioni indicate dalla Corte per l’ottenimento della tutela concesso ai disegni o modelli comunitari non registrati.

Alla luce delle interpretazioni fornite dalla Corte, riuscirà Ferrari a vedere soddisfatte le proprie pretese?

Studio legale DGRS – Avv. Ilaria Gargiulo e Dott. Jacopo Rubinie