Rose Villain e il suo BFF: innovazione o contraffazione?
Negli ultimi giorni, Rose Villain, nota cantante italiana e imprenditrice nel settore cosmetico, si è trovata al centro di una controversia che ha acceso il dibattito sulla tutela della proprietà industriale.
La fondatrice del brand australiano Lippy Links® ha infatti accusato Good Villain Beauty di aver immesso in commercio un prodotto costituente contraffazione della registrazione di design australiano n. 202315508 qui di seguito rappresentato:
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Al centro della disputa vi sarebbe un connettore per prodotti labbra che, secondo la fondatrice del brand australiano, rappresenterebbe una replica dell’innovativo sistema di collegamento per rossetti e matite labbra oggetto del design.
Il cuore della questione: la tutela del design
L’aspetto di un prodotto o di una parte di esso può essere tutelato mediante molteplici istituti. Per quanto qui rileva, ci soffermeremo sulla tutela conferita dai disegni e modelli, forma di tutela che può essere conferita sia previa registrazione (design registrato) sia in assenza di registrazione (design non registrato).
L’ordinamento italiano, peraltro, prevede un terzo istituto a tutela dei design. Ed infatti, in Italia, un’opera del disegno industriale può essere tutelata ai sensi della legge sul diritto d’autore (L. n. 633/41) ogni qualvolta presenti di per sé carattere creativo e valore artistico.
Veniamo ora ad una analisi degli istituti dei disegni e modelli registrati e non così da comprenderne differenze e caratteristiche.
I design registrati
I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti, previa registrazione degli stessi, per 5 anni, rinnovabili per uno o più periodi di ulteriori cinque anni sino al raggiungimento dei 25 anni.
La registrazione a livello nazionale, comunitario e/o internazionale garantisce la tutela del design esclusivamente nel territorio di riferimento. E così, un design italiano sarà protetto nel solo territorio nazionale, mentre un design comunitario sarà tutelato in tutta l’Unione Europea.
Ciò detto, un disegno o modello è registrabile in presenza dei seguenti requisiti:
- novità (art. 32 CPI), sussistente se nessun disegno o modello identico a quello che si intende registrare è stato divulgato – e dunque reso accessibile al pubblico – precedentemente alla data di registrazione;
- carattere individuale (art. 33 CPI), sussistente ogniqualvolta il design susciti nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella suscitata da design precedentemente divulgati; e,
- liceità (art. 33 bis CPI), sussistente se il disegno o modello non è contrario all’ordine pubblico o al buon costume.
Fermi gli appena menzionati requisiti, l’art. 36 CPI precisa altresì che “Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell’aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso”.
In altri termini, dunque, tale disposizione non consente di registrare quelle forme derivate dalla mera necessità di assolvere una funzione tecnica.
Sul punto, la giurisprudenza comunitaria ha peraltro avuto modo di precisare che “al fine di accertare se caratteristiche dell’aspetto di un prodotto siano determinate unicamente dalla funzione tecnica di quest’ultimo, occorre dimostrare che tale funzione è il solo fattore che ha determinato dette caratteristiche …” (cfr. CGUE, C-395/16, par. 32).
Ciò detto, ogniqualvolta un design rispetti i sopra elencati requisiti e limiti potrà essere oggetto di valida registrazione e il titolare dello stesso avrà il diritto esclusivo di utilizzarlo e di impedire a terzi di fare lo stesso.
I design non registrati
Il design non registrato, istituto di matrice comunitaria introdotto con il Regolamento UE 6/2002, è una forma di tutela dei disegni e modelli che non richiede formalità di registrazione (con conseguente eliminazione dei costi a questa connessi) e può essere acquisito automaticamente a fronte della semplice divulgazione del design negli ambienti specializzati.
L’assenza di particolari oneri comporta tuttavia una protezione limitata rispetto a quella garantita con la registrazione. Ed infatti, il design non registrato,
- è tutelato per un periodo di soli tre anni decorrenti dalla prima divulgazione dello stesso presso il pubblico (a fronte dei 25 previsti per quelli registrati);
e,
- consente al titolare di vietare esclusivamente la copiatura pedissequa del design stesso, con la conseguenza che eventuali creazioni simili e/o ad esso ispirate non saranno proteggibili.
Proprio per tali caratteristiche, si ritiene che l’istituto del design non registrato sia idoneo a tutelare quei prodotti con breve vita commerciale.
I possibili sviluppi
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, ci si chiede: quali potrebbero essere i possibili sviluppi della vicenda agli onori della cronaca? In termini generali, a nostro avviso, sono delineabili due possibili scenari:
- raggiungimento di un accordo stragiudiziale tra le parti coinvolte, eventualmente con la previsione di una compensazione economica, una licenza d’uso del design o una modifica del prodotto in questione per differenziarlo dall’originale.
- avvio di un giudizio di contraffazione, ammissibile qualora il soggetto reclamante riuscisse a dimostrare di essere titolare di un diritto di esclusiva valido anche nel mercato di riferimento, ovvero l’Italia. In tal caso, ove la contraffazione dovesse essere riconosciuta, l’Autorità Giudiziaria eventualmente adita potrebbe intervenire con un provvedimento volto a bloccare la vendita del prodotto successivo.
In ogni caso, indipendentemente dall’esito della controversia, il caso evidenzia quanto sia cruciale proteggere i design. Del resto, tutelare un’idea è importante tanto quanto realizzarla, e farlo su scala globale richiede una strategia ben studiata.